İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ: İSTANBUL 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TARİHİ: 04/04/2017

DAVANIN KONUSU: Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)

T. 03.02.2021

Dairemizin 25.11.2019 tarihli, 2017/3313 E. - 2019/2623 K.sayılı kararı, Yargıtay 11.Hukuk Dairesi'nin 13/10/2020 tarihli ve 2020/148 Esas - 2020/4063 Karar sayılı ilamıyla bozulmuş olmakla, duruşmalı yapılan inceleme sonucu;

G E R E Ğ İ D Ü Ş Ü N Ü L D Ü : DAVA;Davacı vekili dava dilekçesinde; 1990 yılından günümüze kadar ıslak hacim alanlarında (wc, soyunma odaları, duşlar, vs.,) kullanılmak üzere kapı kulpları, kapı kilitleri, menteşeler, kapı askıları, kabin ayakları, vs, çeşit ve modellerde aksesuarlar ürettiklerini, davacının"‘...” markasını 08.08.2000 tarihinde tescil başvurusunda bulunarak "09 - 19 - 20." Sınıflarda 09.05.2002 tarihinde ve 2000/16504 sayısıyla tescil ettirdiklerini, tanınmış marka haline geldiklerini, İstanbul 3. FSHHM’nin 2006/ 296 esas- 2011/55 karar Sayılı dosyasında ... karşı markanın hükümsüzlüğü davası açıldığını ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2011/13645 K.ve 2012/21596 K. Sayılı kararı ile söz konusu ilamın onanarak kesinleştiğini, bunun üzerine mahkeme karan ile hükümsüz kılınan markanın, davalı ... devredildiğini, akabinde hemen ... San, Tic. Ltd. Şti ve ...San. ve Dis Tic. Ltd. Şti.’nin kurulduğunu ve bu şirketin kullanımına tahsis edilmek üzere yine davalı ... adına iki yeni marka tescili alındığını, Bu markaların ise yine davacı markasıyla hemen hemen aynı ve karışıklığa yol acar nitelikte markalardan olduğunu, bu markalardan birincisinin 06 ve 11. Sınıflarda tescilli “...” diğerinin ise yine 6 ve 11. Sınıflarda tescilli “..." markaları olduğunu, 2013/38668 sayılı soruşturma dosyasında şikayette bulunulduklarını, 2 ve 3 numaralı davalıların adreslerinde arama yapılarak taklit ürünlere ve markalı kutulara el konulduğunu dava konusu markaların kötüniyetli tescili nedeniyle 2011/38216 sayısı ile tescil edilmiş bulunan “...." ve 20.09.2012 gün ve 2011/38217 sayısı ile tescil edilmiş bulunan " ..." markalarının hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava ettikleri anlaşılmıştır.

CEVAP;Davalı vekili cevap dilekçesinde; Müvekkili şirket ... San. Tic. Ltd. Şti’nin kullanmış olduğu markanın ..." markası olup, kullanmış olduğu "..." markasının ise müvekkili ... adına 06.05.2011 tarihinden itibaren Tpe nezdinde tescil edilmiş marka olduğunu, 30.10.2012 tarihinde müvekkili şirket olan ... San. Tic. Ltd. Şti. şirket yetkilisi ile "... "markasının sahibi olan müvekkil ... ile Marka Lisans Sözleşmesi ile markanın müvekkili şirket tarafından kullanılması amacı ile imzalandığını, marka lisans sözleşmelerine uygun bir şekilde hareket edilerek üretim yapıldığını, diğer müvekkili şirket olan ...San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. şirketinin kullanmış olduğu markanın "...." markası olduğunu ve kullanmış olduğu "..." markasının da yine ... adına tescilli olup, ... San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. şirket yetkilisi ... ile ... markasının sahibi olan .... ile marka lisans sözleşmesi imzalanarak, sözleşmeye uygun bir şekilde hareket ettiklerini ve davalının ... markasını kullanarak üretim yaptığını, Davacı tarafın kötüniyetli olduğunu, çünkü müvekkiline ait olan "..." ve "... " markalarının tescilli markalardan olup, davacının markası ile müvekkili ...'a ait olan markalar incelendiği karıştırma ihtimali bulunmadığını davanın reddi gerektiğini beyan etmişlerdir.

MAHKEME KARARI; İstanbul 1.FSHHM'nin 04.04.2017 tarihli 2013/54 E. - 2017/94 K.sayılı kararıyla; "davacı ve davalı markalarının esas unsuru alan SANDER ibaresinin ayniyet derecesinde benzer olduğu, davacı markasının tescil edildiği 19. Emtia sınıfındaki “Ahşaptan veya plastikten mamul kapılar ve pencereler, kapı ve pencere kasaları, güneşlikler (dış mekânlar içini) jaluziler, kepenkler” ile davalı markalarının tescil edilmiş olduğu 6. Emtia sınıfındaki “Metalden mamul kapılar ve pencereler, kepenkler, jaluziler, bunların kasaları ve aksamları ” arasında iltibasa yol açacak nitelikte benzerlik bulunduğu, davacı ve davalı markalarının fiilen birbirine çok benzer ürünler üzerinde kullanıldığından, bu ürünlerin satış ve dağıtım kanallarının aynı ve birbirinin yerine ikame edilecek nitelikte olduğundan her iki firmanın aynı işletme olduğu yönünde tüketicinin aldanma ve karıştırma ihtimalinin bulunduğu, marka hükümsüzlüğü davasının dava tarihi itibarıyla TPMK nezdinde sicilde hak sahibi olarak gözüken kişilere karşı açılabileceği" gerekçesiyle davalılar ... San ve Tic Ltd Şti ve ... Tic Ltd Şti hakkında açılan davanın husumet nedeniyle reddine, davalı ... adına TPMK nezdinde tescilli 2011/ 38216 ve 2011/38217 tescil nolu markaların ayrı ayrı hükümsüzlüğüne, karar kesinleştiğinde kesinleşen kararın Türk Patent ve Marka Kurumuna bildirilmesine karar verilmiştir.

DELİLLER: Davacı adına tescilli .... markasının TPMK nezdinde 08.08.2000 başvuru tarihinden itibaren 2000/16504 başvuru numarası ile 9,19,20.sınıflarda koruma altına alındığı görülmüştür. Hükümsüzlüğe konu 2011/38216 başvuru nolu ... markasının, davalı ... adına 06.05.2011 tarihinden itibaren 11 ve 06. sınıflarda koruma altına alındığı, 2011/38217 başvuru numaralı ... markasının, davalı ... adına 11 ve 06.sınıflarda koruma altına alındığı görülmüştür. Marka tescil kayıtlarından, davalı ... ... Tic Ltd adına tescilli 2003/25743 başvuru numaralı ... + şekil ibareli markayı, Beykoz ...Noterliğinin 07.04.2011 tarihli ... yev.numaralı marka devir sözleşmesi ile devraldığı, markanın 11 ve 06. Sınıfta tescilli, 25/09/2003 başvuru tarihli olduğu görülmüştür.

İSTİNAF BAŞVURUSU: Davalı ... vekili süresinde ibraz ettiği istinaf dilekçesinde; davacının markasının tanınmış olmadığının bilirkişi raporu ile tespit edildiğini, 29.04.2014 tarihli raporda ve aynı bilirkişilerin 05.12.2014 tarihli raporlarında; hükümsüzlüğü istenilen 2011/38216 ve 2011/38217 nolu marka kapsamında kalan ürün ve hizmetler ile davacı... adına tescilli marka kapsamındaki ürünlerin farklı olduğun, tüketicinin her birini farklı yerlerde kullanmak üzere alacağını, kullanım alanlarının birbirinden farklı olduğunu, birbirlerinin yerine ikame olma ve birbirlerini tamamlama durumlarının söz konusu olmadığını, ham maddelerinin aynı olabileceği, dağıtım kanallarının farklı dükkanlarda olabileceği gibi ... gibi büyük süper ve hiper yapı marketlerinde farklı birimlerde satış yapılabileceğinin bildirildiğini, bu raporlara itibar edilmeyerek eksik ve yeterli inceleme yapılmaksızın oluşturulan 18.03.2016 tarihli raporun hükme esas alındığını, davacının marka sınıflarının 09-19-20 iken müvekkili davalı ... markasının tescil edildiği sınıfın 6. ve 11.sınıflar olduğunu, -davacının tescilli olduğu 19.sınıfta emtiasının “metal olmayan ahşaptan veya plastikten mamul kapılar ve pencereler, kapı ve pencere kasaları; güneşlikler, jaluziler, kepenkler” iken 20. Sınıfta emtiasının “metalden olmayan pencere ve kapı armatürleri, açma kapama tertibatları, kilitler…” şeklinde belirtilmiş olmasına rağmen çelikten ürünler üretip sattığını, halbuki müvekkili şirketin 6.sınıfta “metalden mamul kapılar ve pencereler, kepenkler, jaluziler, bunların kasaları ve aksamları” şeklinde belirtildiğini, davacının müvekkilinin ürünlerini taklit ettiğini,-davacının internet sitesinde alan adının sander aksesuar olup, bu ibarenin müvekkilinin 2011/38216 tescil nolu ... markası olduğunu, davacının Sander markasının 6. ve 11.sınıflarda tescili talebinin TPMK ve YIDK tarafından müvekkili markası dikkate alınarak reddedildiğini, tescil ettiremediği taleplerini mahkemeyi yanıltarak elde etmeye çalıştığını, -markanın sağladığı korumanın farklı mal veya hizmet sınıflarını kapsamadığını, istisnasının tanınmış markalar olduğunu, davacının markasının da tanınmış olmadığını, farklı mal ve hizmet sınıfında olan müvekkili markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesinin hukuk ve hakkaniyete aykırı olduğunu beyanla mahkeme kararının kaldırılarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Davacı vekilinin istinafa cevap dilekçesinde; davalı tarafın davanın konusunu tanınmış markaya dayalı olarak açılan hükümsüzlük davası olarak tasnif etmiş ise de, davacı olarak iddialarının kötüniyetli tescil nedeniyle davalı markaların hükümsüzlüğüne yönelik olduğunu, ...Şirketi adına tescilli markanın hükümsüzlüğüne, mahkeme kararıyla karar verilerek, Yargıtay ilamıyla onanmasına rağmen ... şirketinin kararın kesinleşmesinden hemen önce markayı davalı ... devrettiğini, bu arada diğer davalı iki şirketi kurarak, davaya konu markaların tescil edilerek lisans verildiğini, İstanbul CBS'nin 2013/38668 S.sayılı dosyasında; soruşturmanın devam ettiğini, davalıların organizasyon içerisinde hareket ettiklerini, mahkemenin aldığı ilk raporda; davalıların Sander markası adı altında ürettikleri ürünler değil, müvekkili şirketin ürettiği çeşitli ürünleri mukayese edilerek hatalı görüş belirttiğini, davalı markaların tescil sınıfları ile müvekkili şirketinin markasının tescil sınıfları kağıt üzerinde farklı ise de; fiili durumda ürünlerin aynısını ürettiklerini, davalıların kötüniyetli olduklarını beyanla mahkeme kararın onanmasını talep etmiştir.

İSTİNAF KARARI; Dairemizin 25/11/2019 tarihli 2017/3313 Esas-2019/2623 Karar sayılı kararıyla; hükmün kamu düzeni ile ilgili olması nedeniyle resen dikkate alınarak, ilk derece mahkemesince, davalı markalarının kötü niyetle tescil edilip edilmediği üzerinde durularak karar verilmesi gerekirken, benzerlik ve iltibas incelemesi yapılarak karar verilmesi yerinde görülmemiş, HMK 355. Madde ve HMK 353/1-b-2 maddesi gereğince,, mahkeme kararının kaldırılmasına, davanın kabulüne, davalı ... adına TPE nezdinde tescilli 2011/ 38216 ve 2011/38217 tescil nolu markaların kötüniyetle tescili nedeniyle, ayrı ayrı hükümsüzlüğüne, karar kesinleştiğinde kesinleşen kararın Türk patent ve marka kurumuna bildirilmesine karar verilmiştir.

Davalı Volkan Vardar vekili karara karşı temyiz başvurusunda bulunmuştur.

YARGITAY BOZMA KARARI; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 13/10/2020 tarihli 2020/148 Esas-2020/4063 Karar sayılı kararıyla; "istinaf eden davalı ...vekilinin istinaf isteminin reddine karar verildikten sonra, kararın istinaf eden yönünden kaldırılarak re’sen davanın farklı gerekçeyle kabulüne karar verilmesi, kararın içinde çelişki oluşturduğundan kararın bozulması gerektiği,... kabule göre de, kötüniyetli marka tescilinin olaya uygulanacak mülga 556 sayılı KHK’da başvurunun mutlak veya nispi ret nedenleri arasında ya da hükümsüzlük nedeni olarak sayılmadığı, aynı KHK’nın 35/1. maddesinde marka başvurusuna itiraz hakkı olarak belirtildiği; buna rağmen HGK’nın 17.07.2008 gün, 11-501/507 sayılı kararıyla hükümsüzlük sebebi olarak da uygulamada kabul gördüğü, eş anlatımla yasal düzenlemede yer almamasına rağmen içtihatlarla yer edinmiş olan kötüniyetli tescil iddiasıyla hükümsüzlük isteminin kamu düzenine aykırılık teşkil etmeyeceği hususu gözetilerek sadece istinaf eden davalı vekilinin istinaf sebepleriyle sınırlı bir inceleme yapılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı şekilde kötüniyetli tescil iddiasının kamu düzenine aykırılık teşkil ettiğinin kabulüyle kararın re’sen kaldırılması da doğru olmadığı" açıklanarak kararın bozulmasına, davalı vekilinin temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Dairemizce, Yargıtay bozma ilamı taraf vekillerine tebliğ edilerek, usul ve yasaya uygun görülen bozma kararına uyulmasına karar verilmiş, bozma doğrultusunda inceleme yapılmıştır.

GEREKÇE:Davacı vekilinin dava dilekçesinde, davalı ... adına tescilli, 2011/38216 başvuru numaralı “..." ve 2011/38217 başvuru numaralı "..." markalarının kötüniyetle tescil edildiğinden bahisle hükümsüzlüğünü talep ettiği, ilk derece mahkemesince "tüketicinin aldanma ve karıştırma ihtimalinin bulunduğu" gerekçesiyle hükümsüzlük kararı verdiği, davalı vekilinin davacının markasının tanınmış marka olmadığı, farklı sınıflarda tescil edildikleri, davacı markasının tescilli olmadığı mal ve hizmet sınıfında hükümsüzlük kararı verilemeyeceğini ileri sürerek istinaf başvurusunda bulunduğu, mahkeme kararının kaldırılmasını talep ettiği anlaşılmıştır. İlk derece mahkemesince alınan 29.04.2014 tarihli bilirkişi raporunda; davacının, ... markasının tanınmış marka olmadığını beyan ettikleri görülmüştür. Davacı markasının tanınmış olduğu ispatlanamadığından, mülga 556 Sayılı KHK 8/4 maddesinde düzenlenen genişletilmiş korumadan faydalanamayacaktır. Davacının ... markasının hükümsüzlüğü talep edilen davalı markalarında birebir yer aldığı, yanına getirilen "AKSESUAR" ve "KABİN" ibarelerinin markaların tescilli olduğu emtia grubu dikkate alındığında, cins, vasıf bildirdiği, niteleyici olduğu, markalara ayırt edicilik katmadığı, ... ibaresine göre altta ve daha küçük yazıldığı, davalı markalarının asıl unsurunun ... ibaresi olduğu, İngilizcede "zımpara makinesi" anlamında kullanıldığı, markalar arasında görsel, işitsel, kavramsal benzerlik bulunduğu anlaşılmıştır. İlk derece mahkemesince sınıfsal benzerlik incelemesi yapılarak, davacı markasının tescil edildiği 19. Emtia sınıfındaki “Ahşaptan veya plastikten mamul kapılar ve pencereler, kapı ve pencere kasaları, güneşlikler (dış mekânlar içini) jaluziler, kepenkler” ile davalı markalarının tescil edilmiş olduğu 6. Emtia sınıfındaki “Metalden mamul kapılar ve pencereler, kepenkler, jaluziler, bunların kasaları ve aksamları ” arasında iltibasa yol açacak nitelikte benzerlik bulunduğu, davacı ve davalı markalarının fiilen birbirine çok benzer ürünler üzerinde kullanıldığı, bu ürünlerin satış ve dağıtım kanallarının aynı ve birbirinin yerine ikame edilecek nitelikte olduğundan, markayı gören tüketici nezdinde, işletmesel bağlantı bulunduğu izlenimi doğacağı tespiti yapılmıştır. Mahkemenin 19. Sınıf ve 6. Sınıfta yukarıda belirtilen alt emtia gruplarında, doğrudan ve dolaylı iltibas bulunduğu tespiti yerinde ise de, belirtilen sınıflarda kısmi hükümsüzlük kararı verilmek gerekirken, davalı markalarının tescilli olduğu tüm sınıflarda hükümsüzlük kararı verilmesi yerinde görülmemiş, davalı vekilinin istinaf başvurusunun kısmen kabulüne, kısmen reddine, mahkeme kararının kaldırılmasına, davalı markalarının tescil edilmiş olduğu 6. Emtia sınıfındaki “Metalden mamul kapılar ve pencereler, kepenkler, jaluziler, bunların kasaları ve aksamları ” sınıfında kısmen hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan gerekçe ile:1-Davalı ... vekilinin istinaf isteminin KISMEN KABULÜNE KISMEN REDDİNE, 6100 sayılı HMK.'nın 353/1-b-2 maddesi gereğince İstanbul 1.FSHHM'nin 04.04.2017 tarihli 2013/54 E. - 2017/94 K.sayılı kararının KALDIRILMASINA,-Marka hükümsüzlüğü davası dava tarihi itibarıyla TPE nezdinde sicilde hak sahibi olarak gözüken kişilere karşı açılabileceğinden, davalılar ... San Ve Tic Ltd Şti ve ...San Ve Dış Tic Ltd Şti hakkında açılan davanın husumet nedeniyle reddine,-Davalı ... adına TPE nezdinde tescilli 2011/ 38216 ve 2011/38217 tescil nolu markaların, tescilli oldukları 06.sınıfdaki “Metalden mamul kapılar ve pencereler, kepenkler, jaluziler, bunların kasaları ve aksamları” emtialarında, ayrı ayrı KISMEN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE, fazlaya ilişkin talebin REDDİNE, karar kesinleştiğinde kesinleşen kararın Türk Patent Ve Marka Kurumuna bildirilmesine, 2-İlk derece yargılaması yönünden; - 59,30 TL ilam harcının peşin harçtan mahsubu ile eksik kalan 35 TL harcın davalı ...dan tahsiline, Hazine'ye irat kaydına,- Davanın kabul edilen kısmı yönünden hüküm tarihinde yürürlükte olan Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 5.900,00 TL vekalet ücretinin davalı ... alınarak davacıya verilmesine,- Davanın red edilen kısmı yönünden hüküm tarihinde yürürlükte olan Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 5.900,00 TL vekalet ücretinin davadan alınarak davacıya verilmesine,-Davanın husumetten reddi nedeniyle Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 2.860 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı ... San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ve ... San. Tic. Ltd. Şti.'ne verilmesine,-Davacı tarafın yargılama giderlerinden olan 24,30 TL başvuru harcı 24,30 peşin harç 251 TL tebligat ve müzekkere masrafı, 3.500 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 3.795 TL yargılama giderinden kabul ve red oranına göre 948,75 TL'nın davalı ... alınarak davacıya verilmesine, bakiye giderin davacı üzerinde bırakılmasına,-Taraflarca fazla yatırılan gider avansının hüküm kesinleştiğinde iadesine, 3-İstinaf yargılaması yönünden;-Davalı ... vekilinin istinaf talebi yerinde görülmekle peşin yatırılan istinaf karar harcının karar kesinleştiğinde ve talep halinde iadesine, -Davalı ...tarafından yapılan 85,70 istinaf kanun yoluna başvurma harcı, 218,50 TL temyiz yoluna başvurma harcı, 87,80 TL (posta-teb.müz.) gideri olmak üzere toplam 392,00 TL'nin davacıdan alınarak davalı ... verilmesine, -Davacı avansından kullanılan 34,50 TL müzekkere ve posta giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, -İstinaf incelemesi duruşmalı yapıldığı yapılan celse sayısı da dikkate alınarak AAÜT tarifesi gereğince duruşmada kendisini vekil ile temsil ettiren davacı yararına 2.040,00 TL vekalet ücretinin davalı ...'dan alınarak davacıya verilmesine, -Davalı taraf duruşmayı takip etmediğinden davalı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, 4-Artan gider avanslarının karar kesinleştiğinde ve talep halinde taraflara iadesine, Dair, duruşmalı yapılan inceleme sonucunda iş bu kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Yargıtayda temyiz yolu açık olmak üzere 03.02.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.